L’utilisation du système japonais de protection des marques pour prévenir le dépôt mal intentionné d’abréviations dérivées des marques célèbres

Analyse, Point juridique  | 

La Chambre est heureuse d’ouvrir sa rubrique « Point Juridique » à un article aimablement fourni par Shinji SUMIDA1, Avocat au Barreau de Tokyo, AKASAKA INTERNATIONAL LAW, PATENT & ACCOUNTING OFFICE (www.ailaw.co.jp)

 

I. Introduction

La large majorité des praticiens du droit des marques ont déjà eu affaire à des trademark trolls. Les propriétaires de marques renommées peuvent ressentir une certaine inquiétude à l’idée que des marques identiques ou similaires aux leurs, soient déposées et enregistrées dans différents pays. Les procédures d’examen des marques soumises pour enregistrement continuant de se développer dans de nombreux pays, on peut imaginer que le taux de rejet de marques identiques ou similaires à des marques notoires augmente en conséquence. Pour autant, il est probable que les trademark trolls perfectionnent également leurs propres techniques de dépôts insincères. Les propriétaires de marques notoires désireux de se protéger, doivent donc sans cesse s’armer de nouvelles précautions. Le but de cet article est de proposer des contremesures lorsque l’on est confronté aux agissements d’un trademark troll. Ces suggestions sont nées de l’expérience acquise dans des affaires impliquant le Trademark Act au Japon, les Examination Guidelines for Trademarks du Japan Patent Office (ci-après Examination Guidelines) et la jurisprudence rendue par le JPO et les tribunaux et cours.

 

II. Stratégies de luttes contre les enregistrements de mauvaise foi d’abréviations célèbres.2

A. Enregistrement d’abréviations issues d’une marque notoire.
Au Japon, il est parfois possible d’obtenir l’enregistrement d’une marque distinctive déjà déposée à laquelle on accole un terme générique ou descriptif.
Par exemple, si une entité a déjà enregistré la marque « White », qui est descriptive, une autre entité peut combiner les termes « Sumida » et « White » et enregistrer cette nouvelle marque. « White » n’est en effet pas un terme distinctif mais « Sumida » l’est, le JPO pourrait autoriser l’enregistrement de cette marque.

De telles opportunités tendent à encourager les demandes d’enregistrement empreintes de mauvaise foi. Ainsi, si le détenteur étranger d’une marque notoire dépose sa marque sous sa forme complète (nom général ou descriptif), et non ses abréviations, il est possible qu’un trademark troll cherche à déposer de telles abréviations en y ajoutant un terme ou un nom distinctif.

B. Utiliser le Trademark Act au Japon pour lutter contre les abréviations fallacieuses.
Il est donc opportun que les propriétaires déposent également les abréviations célèbres provenant de leurs marques. A défaut, il est toujours possible de considérer les stratégies suivantes :

Si la marque à protéger est connue dans le monde entier, le JPO pourrait prendre cet élément en compte en vertu des dispositions de l’article 4 (1) (xix). Cependant, si la marque en question n’est pas suffisamment connue au Japon, il sera plus ardu de protéger ses abréviations. Par exemple, si l’abréviation célèbre de la marque notoire de confiserie « bonbon White » est « White » et qu’une entité tente d’utiliser à son profit le caractère notoire de cette marque en déposant « SUMIDA White », il est possible que le JPO accède à une telle demande et enregistre la marque.

La marque « SUMIDA White » est distincte du terme « white » pris isolément en ce que le sens et la prononciation sont différents. Si la marque en question est le nom complet d’une personne physique ou morale, une telle abréviation peut être protégée selon les dispositions de l’article 4(1) (viii) 3 en prouvant le caractère notoire de l’abréviation.

L’article 4 (1) (xix) requiert que la marque en question soit similaire ou identique. Si la marque distinctive telle que « Sumida » a été ajoutée au terme descriptif ou générique « white », il sera difficile en temps normal de prouver la similarité ou le caractère identique des deux marques à moins que « White » ne soit connu auprès des consommateurs comme abréviation célèbre de la marque à protéger. Le terme « white » ne possède en effet pas intrinsèquement un caractère véritablement distinctif.

Dans de telles situations, les dispositions de l’article 4 (1) (xv) (à propos du risque de confusion) devraient être prises en considération. Il n’est en effet, pas possible d’enregistrer une marque si celle-ci « est susceptible de créer une confusion avec les produits ou services en lien avec l’activité d’un tiers… »4.

Il est, par ce moyen, possible d’obtenir l’invalidation de l’enregistrement d’une marque à condition de prouver que l’abréviation en question est connue du public5. De plus, s’il est démontré au JPO que la marque en question est à la fois célèbre et monopolisée par un tiers différent de la partie lésée, le JPO et/ou les tribunaux et cours japonais peuvent rejeter la demande d’enregistrement de la marque en question, en vertu de l’article 4(1) (vii) (relatif aux enregistrements contraires à l’ordre public).

Il est important de noter qu’apporter la démonstration de la notoriété d’une marque demande la collecte de pièces en grand nombre et que ces pièces doivent être traduites en japonais. Ainsi, il n’est pas recommandé de procéder comme indiqué ci-dessus si la marque n’est pas connue suffisamment.

C. Stratégie globale contre les enregistrements de mauvaise foi de marques
Du fait de la forte protection par le JPO des marques considérées comme célèbres dans le monde entier, le système de protection japonais pourrait-être un véritable avantage pour les propriétaires de marques notoires internationales, notamment afin de contrecarrer les dépôts de marques de mauvaise foi dans d’autre pays, en utilisant à titre de preuve, les décisions favorables rendues par les tribunaux japonais.

Afin d’exercer une pression constante sur ces entités qui, par un acte teinté de mauvaise foi, tentent d’enregistrer, parfois avec succès, des marques fallacieuses, il est important d’ester en justice ou de contrer ces tentatives d’enregistrement de marques auprès de toutes les juridictions concernées par de tels agissements.

De ce fait, il devient alors nécessaire de collaborer étroitement avec des avocats de différents pays afin de se faire légalement représenter. En effet, dans l’hypothèse où ces différents avocats utilisent des arguments contradictoires devant différentes juridictions, il est possible que les entités mal intentionnées tirent un certain avantage d’une telle situation.

Il est également primordial de considérer la dimension temporelle du litige en cela qu’un jugement rendu dans une juridiction peut constituer une preuve de choix auprès d’une autre. En ce sens, il est nécessaire de considérer la juridiction auprès de laquelle sera introduite la première action en justice (la stratégie du forum shopping).

Au Japon, si l’une des parties est établie à l’étranger, le délai de préparation des conclusions peut être étendu. Pour une procédure d’annulation, le délai peut être compris entre un et deux ans6 avant qu’une décision ne soit rendue par le JPO.

Il est, bien entendu, recommandé de faire appel aux services d’un avocat ou d’un juriste spécialisé, car obtenir une décision favorable au Japon sur la base du Trademark Act, comme traité précédemment, exige de soumettre un nombre de preuves bien plus élevé que pour d’autres litiges et requiert une excellente organisation.

De plus, il est conseillé de faire appel aux services d’un professionnel expérimenté en matière de procédure auprès de la Haute Cour de Propriété Intellectuelle. En effet, il est possible que le JPO rende une décision défavorable ou que la partie adverse interjette appel, pouvant ainsi porter l’affaire devant la Haute Cour de Propriété Intellectuelle.

Enfin, un avocat peut juger de l’opportunité d’une action devant la District Court en se fondant sur les dispositions de l’Unfair Competition Prevention Act. Devant la lourde tâche d’organiser de la meilleure manière possible, la protection d’une marque, il peut apparaître comme particulièrement bénéfique de faire appel aux services d’un avocat très tôt, notamment pour mener une procédure d’invalidation.7

 

Notes

1. Akasaka International Law, Patent & Accounting Office (http://www.ailaw.co.jp/eng/index.html). Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à Yi Hui Lee, Kae Azegami, Yoko Sugiyama, Aurélien Cange, Michael Crowther, and Margalit Faden pour l’aide apportée par eux lors de la création et la rédaction de cet article. Les éventuelles erreurs sont toujours miennes.

 

2. Afin de contrecarrer les demandes d’enregistrement insincères, l'enregistrement des abréviations célèbres d’une marque peut servir de stratégie. En outre, la mise à disposition d'informations (情报 提供) à la JPO pendant le processus d'enregistrement d’une marque ou la poursuite de la procédure d'opposition en vertu de l'article 43 (2) du Trademark Act pourraient également être des stratégies utiles.

3. Une demande de marque sera rejetée conformément à l'article 4 (1) (viii) si elle "contient le portrait d'une autre personne, ou un nom, un pseudonyme célèbre, un nom professionnel le nom de plume d'une autre personne, ou le diminutif célèbre de celui-ci (sauf celles dont l'enregistrement a été approuvé par la personne concernée); à mesure nécessaire, il peut être préférable de prendre en considération. » (Traduction du Ministère de la Justice).

4. Article 4 (1) (xv). (Traduction du Ministère de la Justice).

5. Dans la décision de la Haute Cour de Tokyo en date du 16 Décembre 1999, la Cour a jugé que Ralph Lauren ou Polo est devenu célèbre (au Japon), au plus tard en 1991, dans les industries de la mode et nous pouvons reconnaître au regard des éléments de preuve présentés que ce n'est pas rare de voir «POLO», «Polo», etc. comme une abréviation. Lorsque «POLO», «Polo», etc. sont utilisés pour des produits liés à la mode, les consommateurs qui verront ces produits devraient probablement reconnaître les produits liés à Ralph Lauren ou Polo Ltd. Si la marque déposée (ROYAL PRINCE POLO CLUB) est utilisé pour ce type de produit, les consommateurs l’associeront à la marque POLO, qui est une composante de la marque notoire Ralph Lauren, et cela causera un risque de confusion tel que le produit en question appartient à Ralph Lauren ou à une organisation affiliée économiquement ou directement (résumé par l'auteur). En outre, dans la décision de la Cour Suprême en date du 6 Juillet 2001, il a été jugé que, en utilisant les critères prévue dans le cas "L'Air du Temps" , la demande déposée pour la marque "PALM SPRINGS POLO CLUB "utilisé pour des vêtements, manteaux, chemises, etc. a causé un risque de confusion avec la célèbre marque" Polo ", qui est également utilisé pour des vêtements, etc. Parce que la marque" Polo "est célèbre, les consommateurs pour ces deux produits sont similaires et donc la notion "polo" attirera l’attention des consommateurs, même si «polo» lui-même n'est pas créatif. Voir 1762 Hanrei jiho 130 (Sup. Ct. 6 Juillet 2001).

6. Les procédures d’invalidité pour les clients étrangers résidant en dehors du Japon prennent plus de temps que la moyenne (qui est généralement inférieure à un an) en raison de la traduction de la langue étrangère, etc. Ces données sont basées sur Tomoyasu Sato, Shinpanseido no gaiyou to Saikin no doukou (le contour des procès de la JPO et les tendances actuelles), 63-3 Patent 96, (2010).

7. Pour économiser de l'argent, certains clients peuvent souhaiter engager des procédures de concurrence déloyale afin de réclamer des dommages résultant du non respect. Toutefois, étant donné que les enregistrements de marques sont accordés par le JPO, le District Court peut faire preuve de retenue envers les décisions d'inscription par le JPO. En tant que tel, il peut devenir plus difficile de gagner une telle affaire. Ainsi, pour éviter un tel problème, il est recommandé de recherchée en premier la nullité d’une marque.utiles.

 

 

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