Japon – Importations parallèles : la riposte impossible ?

Analyse, Point juridique  | 

La Chambre est heureuse d’ouvrir sa rubrique « Point Juridique » à un article aimablement fourni par Landry GUESDON, Avocat aux Barreaux de Paris et Tokyo (GJB), du Cabinet IWATA GODO LAW OFFICE

Pour importer des produits haut de gamme au Japon, le canal principal est celui des revendeurs et autres intermédiaires officiels ou agréés (grossistes, distributeurs ou agents au Japon). L'autre canal est celui des importations parallèles. L'importation parallèle de produits authentiques était autrefois considérée comme une violation des droits du titulaire local de la marque et la jurisprudence compte bon nombre de décisions défavorables aux parallélistes dans les années 60 (stylos Parker, café Nestlé, aspirine Bayer, etc.). Mais en 1970, le Tribunal de District d'Osaka juge, dans un autre arrêt Parker, que, sous certaines conditions, l'importation parallèle de produits authentiques ne constitue pas une violation caractérisée des droits des titulaires locaux de la marque. En 1972, le Ministère des Finances émet une directive destinée à l'administration des douanes affirmant que les importations parallèles de produits authentiques ne portent pas atteinte aux droits de marque.

L’autorité de la concurrence nippone, la Japan Fair Trade Commission, s’affiche clairement en faveur des importations parallèles qui bénéficient globalement au consommateur. Cette position officielle est exprimée dans ses "Lignes directrices concernant les réseaux de distribution et les pratiques commerciales" de 1991. La mise en œuvre de mesures visant à faire obstacle aux importations parallèles, dès lors qu'elle a pour objectif le maintien du niveau des prix de produits couverts par un contrat de distribution exclusive, pose un problème au regard de la Loi anti-monopole (Article 19) qui dispose qu'un entrepreneur ne saurait avoir recours à des pratiques commerciales déloyales. Quelques exceptions sont prévues: (a) lorsqu'il convient de prévenir tout risque de confusion dans l'esprit du public s'agissant de produits similaires à ceux distribués par un distributeur exclusif quoique différents quant à leurs spécifications ou en termes de qualité en raison d'une fausse indication d'origine ou pour toute autre raison; ou (b) lorsqu'un produit, pourtant vendu en toute légalité à l'étranger, risque de porter atteinte à la réputation d'un produit distribué localement car constituant une menace pour la santé ou la sécurité des consommateurs du fait de la détérioration de sa qualité.

Les décisions de justice sont relativement nombreuses dans ce domaine, surtout vers la fin des années 90; plus rares de nos jours et pas de décision majeure au cours des trois dernières années. Les secteurs visés sont variés : stylos Parker, pianos Steinway, purificateurs d'eau Seagull, porcelaine hongroise de Herend, chaussures Nike, glaces Häagen Dazs ou pneus Dunlop. En résumé, ces décisions font en général intervenir un fabricant étranger, propriétaire des droits de propriété intellectuelle, et son distributeur au Japon, d'une part, et un paralléliste, d'autre part, ce dernier s'approvisionnant à l'étranger auprès de grossistes ou autres distributeurs du fabricant, lesquels vont alors subir les pressions du fabricant qui va tenter de mettre fin à l'approvisionnement du paralléliste en exerçant des pressions sur les distributeurs ou en cessant de les fournir. Dans la majorité des cas, la JFTC prendra une décision de "recommandation" visant à faire cesser la pratique déloyale. Il est, en principe, interdit de contrecarrer les importations parallèles. Sont ainsi répréhensibles la tentative d'entrave aux activités publicitaires des importateurs parallèles (lesquels ont, d'ailleurs, le droit d'utiliser la marque et le logo du fabricant sur leur devanture ou leur site web, pourvu que cet usage ne porte atteinte à la marque enregistrée au Japon et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale) et faire de l'obstruction pour empêcher leurs achats sur les marchés étrangers. Si un importateur parallèle, à la suite d'une plainte du titulaire des droits de propriété intellectuelle, considère que la plainte a pour objet de contrarier ses importations, il peut le dénoncer à la JFTC, qui peut ensuite ouvrir une enquête. Prendre des mesures contre les importations parallèles reste une affaire délicate. Il existe quelques moyens accessoires, dont attaquer sur le fondement d'une violation des droits d'auteur; par exemple, s'agissant de l'utilisation abusive de visuels publicitaires reproduits sans autorisation sur le site web du paralléliste (mais encore faut-il que les droits d'auteur appartiennent au fabricant et non à une agence) ou de la traduction en japonais d'un texte original en français, et exiger leur retrait. La concurrence déloyale est un autre angle d'attaque au contentieux, la charge de la preuve incombant au demandeur qui devra prouver que les agissements de l'importateur parallèle entretiennent la confusion dans l'esprit du public. Par exemple, en tentant de faire croire que le site est le site officiel du fabricant ou qu'il existe un partenariat ou une autre relation symbiotique entre le fabricant et le paralléliste. En général, une étude de marché sera nécessaire pour démontrer la concurrence déloyale.

Marques : le propriétaire de la marque au Japon est titulaire des droits d'exploitation de la marque. L'importation parallèle de produits authentiques ne constitue plus une contrefaçon. Dans sa décision majeure du 27 février 2003 concernant les importations parallèles, la Cour Suprême précise les trois conditions qui doivent être réunies afin que l'importation de produits authentiques ne constitue pas une contrefaçon de la marque au Japon: (1) la marque doit avoir été dûment apposée sur les marchandises faisant l'objet d'importations parallèles par le titulaire de la marque à l'étranger ou son licencié; (2) les titulaires de la marque dans le pays exportateur et au Japon sont une seule et même partie ou peuvent, juridiquement ou économiquement, être réputés être la même partie, de telle sorte que la marque figurant sur les produits importés soit réputée indiquer une origine similaire à celle indiquée par la marque enregistrée au Japon sans porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque; et (3) les produits faisant l'objet d'importations parallèles et les produits portant la marque déposée apposée par le propriétaire de la marque au Japon ne sont pas sensiblement différents en termes de qualité garantie par la marque (pas d'atteinte à la fonction de qualité de la marque). Dans cette affaire, le titulaire de la marque "Fred Perry" au Japon réclamait des dommages-intérêts à un importateur de polos "Fred Perry". Les polos importés étaient produits par le titulaire de la marque à Singapour qui les faisait fabriquer en Chine en violation d'un accord de licence. Les trois conditions n'étaient pas remplies, la Cour ayant jugé que la contravention de l'accord de licence nuisait aux fonctions d'indication d'origine et de qualité de la marque, la fabrication étant réalisée hors du territoire concédé et sans contrôle du donneur de licence. Lorsque les produits sont d'une qualité sensiblement différente par rapport aux produits vendus au Japon, leur importation et vente par le paralléliste au Japon peut constituer une contrefaçon de marque au motif que les produits n'offrent pas la garantie de qualité attendue de la marque enregistrée au Japon. Les principes énoncés ci-dessus ne s'appliquent pas uniquement aux marques notoires. En outre, si la qualité du produit est affectée lors du reconditionnement pour la vente au Japon, il y a atteinte à l'intégrité de la marque. Les décisions sur le "repackaging" sont assez peu nombreuses.

Brevets : les règles ont évolué dans un sens très favorable aux parallélistes depuis l'arrêt Brunswick Corp. v. Orion Kogyo K.K. (1969) dans lequel le Tribunal de district d'Osaka consacrait une approche rigoureusement territoriale des droits du titulaire du brevet, refusant d'appliquer, à l'échelon international, la doctrine dite "de l’épuisement des droits", admise au plan national, pour interdire des importations parallèles de matériel de bowling. D'après cette théorie, si les droits du titulaire du brevet ont été "épuisés" suite à la commercialisation de son produit, le titulaire, déjà rémunéré lors de la première vente de son produit, ne saurait restreindre la revente du produit mis sur le marché avec son consentement. Cette doctrine peut être appliquée tant au niveau national qu'au niveau international. Dans le premier cas, les droits seront épuisés au plan national mais la commercialisation à l'étranger n’épuise pas les droits du titulaire du brevet, tandis que dans la seconde hypothèse, la commercialisation à l'étranger est considérée comme épuisant les droits du titulaire. Le Tribunal préféra en l'espèce, avec des états d'âme car conscient des abus possibles de la part des propriétaires de brevets, appliquer strictement la loi japonaise sur les brevets en termes de territorialité et d'indépendance des brevets plutôt que d'appliquer la doctrine de l’épuisement des droits au niveau international. Ces principes d'indépendance et de territorialité des brevets furent rapidement perçus comme un obstacle au développement du commerce international et à la libre circulation des marchandises protégées par un brevet. Face à ce constat, la Cour suprême estimera, en 1997, dans l’affaire BBS Kraftfahrzeugtechnik A.G. c/ Racimex Japan K.K.; Jap Auto Products K.K. opposant BBS, propriétaire de brevets au Japon et en Europe, à des parallélistes japonais, que les importations parallèles de pièces détachées automobiles en provenance d’Allemagne ne portent pas atteinte aux droits de brevet de BBS au Japon. Elle statua que l’article 4 bis de la Convention de Paris sur l'indépendance des brevets obtenus pour la même invention dans différents pays et dont le premier aliéna dispose que "Les brevets demandés dans les différents pays de l’Union par des ressortissants de l’Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l’Union", ne s’appliquait pas, le rejet par l’article 4 bis de toute interdépendance n'ayant pas d'incidence sur l'exercice de ses droits par le titulaire du brevet. La Cour ne va pas jusqu'à reconnaître la doctrine de l'épuisement international des droits, mais presque. Elle juge que BBS ayant volontairement mis les produits sur le marché, BBS ne saurait faire valoir ses droits au titre de ses brevets japonais à l'encontre de l'importateur pour en contrôler la revente. La Cour admet, toutefois, que les détenteurs de brevets peuvent convenir avec leurs premiers acheteurs que les produits ne seront pas destinés à la vente au Japon, tout en reconnaissant la difficulté pratique que pose la nécessité d'informer les acquéreurs successifs qui ne sont pas parties au contrat initial, de l'existence de la restriction géographique, laquelle devra être indiquée sur les produits brevetés pour être opposable.

Peu de parades efficaces pour les fabricants, hormis la perspective de victoires à la Pyrrhus. Les importateurs parallèles ont visiblement encore de beaux jours devant eux au Japon.

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