Droit des marques – Point juridique sur les importations parallèles au Japon

TMI

La Chambre est heureuse d’ouvrir sa rubrique « Analyse » à un article aimablement fourni par Gen Yamaguchi et Mathilde Suzé (TMI Associates) - membres de la CCI France Japon.

 - Dernières évolutions -

Au grand dam de beaucoup de marques étrangères, les importations parallèles de produits authentiques sont autorisées au Japon.

Rappelons que l’expression « importation parallèle » vise l’importation et la revente dans un pays tiers, sans l’autorisation du titulaire de droits de propriété intellectuelle, de produits authentiques mis licitement sur le marché dans le pays exportateur par le titulaire lui-même. En pratique, des opérateurs japonais achètent au détail ou en gros des produits authentiques haut de gamme à l’étranger puis les importent au Japon pour les revendre à des prix supérieurs au prix d’achat mais inférieurs à ceux pratiqués par les distributeurs officiels des marques au Japon ou dans des conditions permettant un accès rapide à un produit rare ou sur liste d’attente.

L'autorisation des importations parallèles fragilise considérablement la mise en œuvre des réseaux de distribution exclusive et sélective au Japon, raison pour laquelle la Fair Trade Commission et les tribunaux ont introduit un certain nombre de conditions pour en limiter les excès au profit principalement des consommateurs.  Mais c’est encore bien en deçà de ce que peuvent attendre les représentants des grands marques étrangères. Un jugement de la Haute Cour de la propriété intellectuelle japonaise du 7 février 2018 est au demeurant venu rappeler, s’il en était besoin, qu’il ne fallait trop compter sur ces conditions pour contester la licéité des importations parallèles.

Seule la reconnaissance de la validité des réseaux de distribution exclusive et sélective au Japon sur le modèle européen permettrait d’apporter les correctifs nécessaires, mais nous en sommes encore loin au Japon.

Par une décision du 27 février 2003 rendue dans une affaire relative à la marque Fred Perry[1] , la Cour suprême du Japon a listé les principaux critères permettant de déterminer si l’importation de produits portant des marques enregistrées pouvait être considérée comme de l’importation parallèle licite de produits authentiques. Nous nous proposons ici de faire le point sur cette décision de principe ainsi que sur celle plus récente « NEONERO » en 2018 qui est venue confirmer et compléter ces critères.

L’affaire Fred Perry de 2003

Dans l’affaire Fred Perry du 27 février 2003, la Cour Suprême a confirmé la décision de la cour d’appel d’Osaka selon laquelle l’importation de marchandises fabriquées par un licencié en violation d’un contrat limitant les lieux de production et interdisant la sous-traitance, portait atteinte aux droits de marque en ce que l’importation de ce type de produit ne pouvait pas être assimilée à de l’importation parallèle de produits authentiques.

Elle a alors érigé 3 conditions pour que l’importation parallèle de produits portant une marque enregistrée ne soit pas illégale et ce, à partir du moment où elle ne porte ni atteinte à la fonction d’indication d’origine et de garantie de qualité des produits de la marque, ni à la réputation du titulaire de la marque ni même enfin aux intérêts des consommateurs :

1)   La marque doit être légalement apposée sur les produits importés par le titulaire d’une marque étrangère ou par son licencié,

2)   La marque des produits importés doit indiquer une origine identique à celle indiquée par la marque japonaise, lorsque le titulaire de la marque étrangère est le même que celui de la marque japonaise (ou peut être assimilée à un titulaire de marque japonaise (soit juridiquement, soit en raison d’un lien économique).

3)   Le titulaire de la marque japonaise doit être en mesure de contrôler (directement ou indirectement) la qualité des produits importés de sorte qu’elle ne soit pas sensiblement différente de celle des produits du titulaire de la marque japonaise.

En l’espèce, la Cour Suprême a estimé que la fonction d’indication d’origine de la marque avait été altérée puisque les polos importés (en parallèle) avaient été fabriqués par le licencié de Fred Perry en violation du contrat de licence, et en particulier des clauses du contrat relatives au lieu de production et de sous-traitance (qui excluait la Chine).

Elle a également considéré que la fonction de garantie de la qualité conférée par la marque avait été altérée puisque les produits importés n’étaient pas sous le contrôle qualité du titulaire de la marque japonaise (Fred Perry). Il était donc possible qu'il y ait des différences de qualité entre les produits importés et les produits du titulaire de la marque japonaise.

En outre, si l'importation de produits en violation de l'accord était autorisée, il y avait de grandes chances pour que la réputation de l'entreprise du titulaire de la marque soit endommagée et que la confiance des consommateurs dans la qualité des produits marqués Fred Perry soit également compromise.

La Cour Suprême en a donc conclu que l'importation de marchandises en violation d’un contrat de licence ne remplissait pas les 3 conditions susmentionnées et ne pouvait pas être reconnue comme une importation parallèle de marchandises authentiques licite.

L’affaire NEONERO de 2018

Près de seize ans plus tard, dans une affaire dite NEONERO[2], la Haute Cour de la propriété intellectuelle japonaise a infirmé une décision du tribunal de Tokyo et rejeté le grief de contrefaçon de marque invoqué par le demandeur, validant ainsi la thèse de l’importation parallèle licite soutenue par le défendeur.

Dans cette affaire, le demandeur était le distributeur exclusif au Japon de la marque de bijoux italienne "NEONERO" et était titulaire des marques japonaises "NEONERO" et "PIZZO D'ORO NEONERO" (cf. ci-dessous) enregistrées en classe 14 pour désigner des bijoux.

En première instance, le tribunal de Tokyo avait pourtant fait droit aux demandes en contrefaçon de ce distributeur contre l’un de ses concurrents qui commercialisait des bijoux NEONERO au Japon fabriqué par le titulaire de la marque italienne et lui avait accordé une injonction afin de faire cesser la publicité et la vente de ces bijoux "NEONERO".

Le tribunal de Tokyo avait en effet considéré que l’argument de l’importation parallèle était sans effet ici dans la mesure où la demanderesse avait demandé au titulaire de la marque italienne de lui fournir des bijoux fabriqués et modifiés selon ses propres spécifications sur la base des articles originaux de la marque, de sorte qu’au final la qualité des produits modifiés et vendus au Japon par le demandeur n’était pas la même que celle des produits importés (en parallèle) par le défendeur depuis l’Italie. Il en résultait en l’espèce que la troisième condition énoncée par la Cour suprême dans l’affaire "Fred Perry" n’était pas remplie.

Le défendeur a interjeté appel du jugement du tribunal de Tokyo devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle qui a confirmé l’importance attachée au respect de cette troisième condition.

La Haute Cour a indiqué que, si le titulaire d’une marque étrangère et le titulaire d’une marque japonaise peuvent être considérés d’un point de vue juridique ou économique comme étant une entité identique, la capacité de contrôle de la-qualité par le titulaire de la marque étrangère et celle du titulaire de la marque japonaise doivent également être réputées identiques, sauf à ce que le titulaire de la marque japonaise ait réellement maintenu les critères de qualité ou de prestige pour les produits sur la base de ses propres droits de marque et que l'importation des produits par le défendeur provenant du titulaire de la marque en Italie entraine une dégradation de la qualité ou du prestige de son titulaire au Japon.

La question que la Cour s’est posée ici était de déterminer si l’argument de l’importation parallèle de produits authentiques pouvait entrainer une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

En l'espèce, la Haute Cour de la propriété intellectuelle a relevé que le distributeur exclusif japonais avait incité le titulaire italien à fabriquer des bijoux selon des spécifications particulières ajoutées aux pièces d'origine. Toutefois, cette originalité n’était pas principale mais plutôt accessoire. En outre, cette originalité n'était pas mise en avant sur le site internet de la demanderesse et ne pouvait donc pas être identifiée comme telle facilement par les clients.

La Haute Cour en a donc conclu que le demandeur n'avait pas réellement contribuer au maintien de la qualité ou du prestige initial des bijoux, indépendamment du titulaire de la marque italienne, et que, dans ces conditions, l’importation et la vente par le défendeur de produits authentiques portant la marque "NEONERO" et provenant du titulaire de la marque italienne n’avait pas porté atteinte ni à la qualité ni à la réputation des produits vendus par le demandeur puisqu’en définitive il ne s’agissait plus vraiment des mêmes produits.

En conséquence, la Haute Cour de la propriété intellectuelle a jugé que la préservation des intérêts du distributeur exclusif japonais ne pouvait prévaloir ici et a accueilli le moyen de défense fondé sur l'importation parallèle licite présenté par le défendeur, estimant finalement que la troisième condition était bien remplie.

Il est intéressant de relever par ailleurs que la première condition de la Cour suprême exige que la marque soit légalement appliquée sur les marchandises importées par le titulaire d’une marque étrangère ou par son licencié.

Or, dans l’affaire "NEONERO", il s’agissait de bijoux sur lesquels la marque n’était pas directement apposée.  La Haute Cour de la propriété intellectuelle semble avoir estimé que l’utilisation de la marque dans des publicités (et non sur les bijoux eux-mêmes) permettait de remplir cette première condition…

Conclusion

Encore aujourd’hui, et seize ans après la décision de principe Fred Perry, il n'est toujours pas évident de déterminer avec certitude dans quels cas les trois conditions dégagées peuvent être appliquées. La décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle rendue dans l’affaire "NEONERO" a toutefois permis de clarifier l’interprétation à donner des premières et troisièmes conditions posées par la Cour Suprême du Japon dans l’affaire « Fred Perry », et constituera donc à l’avenir une ligne directrice utile dans la pratique juridique et commerciale au Japon, en particulier pour les opérateurs étrangers, titulaires de marques japonaises , réalisant des efforts significatifs pour bâtir la réputation de leurs produits et en maintenir la qualité.

 


[1] Supreme Court, Case HEI-14(Ju), 1100, Jugement du 27 février 2003

[2] IP High Court, Jugement du 7 février 2018

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