Analyses & Etudes

Le nouveau régime des inventions de salarié au Japon

Par Agasa Egashira, avocat, et Davy Le Doussal, Foreign Law Counsel, TMI Associates.

Le 3 juillet 2015, le Parlement japonais a voté une loi portant modification de l’article 35 de la Loi sur les brevets relatif aux inventions de salarié. Ce nouveau régime des inventions de salarié est entré en vigueur le 1er avril 2016.

Régime antérieur

Sous l’ancienne rédaction de l’article 35 de la Loi sur les brevets, le droit d’obtention d’un brevet portant sur une invention de salarié appartenait automatiquement au salarié. L’employeur se voyait néanmoins accorder une licence non-exclusive d’utilisation de l’invention en contrepartie du paiement de redevances au salarié. L’employeur pouvait également s’assurer par avance la propriété des droits sur le brevet de l’invention lorque cette faculté était prévue soit dans le contrat de travail soit dans le règlement intérieur. Dans cette hypothèse, l’employeur devait verser au salarié-inventeur une compensation d’une « valeur raisonnable » (« reasonable value »). Le salarié-inventeur qui s’estimait lésé par le montant de la compensation pouvait intenter une action en justice afin d’obtenir du juge une compensation éventuellement plus favorable fixée indépendamment des règles adoptées au préalable par l’employeur

La Loi sur les brevets a été modifiée une première fois en 2004 aux fins de renforcer le respect et l’application des règles prévues par l’employeur pour la détermination de la compensationEn application de cetteréforme la compensation dûe par l’employeur devait être le résultat d’une procédure formelle (« due process ») au cours de laquelle le salarié devait avoir la possibilité de discuter des termes de la compensation, de prendre connaissance des règles servant à la détermination de la compensation et d’exprimer ses griefs à l’employeur avec l’obligation pour ce dernier d’en tenir compte de bonne foi.

Cependant, cette première réforme n’a pas permis de répondre aux inquiétudes exprimées par les sociétés japonaises devant la pratique des tribunaux qui calculaient partiellement la compensation d’une « valeur raisonnable » (« reasonable value ») dûe par l’employeur à partir du montant du profit futur généré par l’invention alors qu’il est,généralement imprévisible au moment de la concertation entre l’employeur et le salarié.

En outre, sous ce régime, le salarié-inventeur titulaire du droit au brevet avait la possibilité de céder ce droit à toute partie tierce sans que l’employeur bénéficie d’un droit de préférenceL’article 35 de la Loi sur les brevets a donc été modifié de nouveau pour répondre à ces préoccupations.

Contenu de la réforme

Depuis le 1er avril 2016, le nouvel article 35 de la Loi sur les brevets dispose que, si un contrat de travail, un règlement intérieur ou tout autre texte le prévoit préalablement, le droit au brevet sur les inventions de salarié appartient automatiquement à l’employeur. Dans le cas contraire où l’employeur ne le stipule pas par avance, le salarié reste titulaire du droit au brevet dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime antérieur à la réforme. . Cette partie de la réforme devrait permettre de mettre un terme à l’instabilité liée au droit de propriété du brevet. 

Lorsque l’employeur est, en application des mécanismes expliqués plus haut, le bénéficiaire du droit au brevet, le salarié-inventeur est, conformément au nouvel article 35 de la Loi sur les brevets, en droit de demander à l’employeur une rémunération raisonnable ou d’autres bénéfices économiques (« reasonable rémunération or other economic profits »). Toutefois, cette rémunération raisonnable ou ces autres bénéfices économiques sont considérés comme des avantages devant inciter les salariés à créer et non pas comme une rétribution à proprement parlé de la cession du droit au brevet. Il en résulte que la contrepartie dûe par l’employeur à un salarié inventeur n’est ni nécessairement une somme d’argent ni une compensation d’une valeur équivalente à celle de l’invention en question.L’employeur peut ainsi à titre de rémunération raisonnable ou de bénéfice économique prendre à sa charge des frais d’études à l’étranger, octroyer des stock-options, ou encore offrir une promotion accompagnée d’une augmentation de salaire. En revanche, un employeur ne pourra pas se contenter d’une simple gratification d’honneurs ou d’éloges.

Procédure de détermination des compensations dûes aux salariés-inventeurs

La Loi sur les brevets modifiée renvoie à des directives (guidelines) du Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) le soin de fixer les modalités applicables à la procédure de détermination des compensations dûes aux salariés-inventeur.

Les dites directives publiées par le METI le 22 avril 2016 ne donnent pas de précisions sur ce que serait le montant raisonnable de la rémunération ou des autres bénéfices économiques mais se focalisent sur la procédure menant à la fixation de ces derniers. Selon ces directives, il appartient à l’employeur de prévoir le versement ou l’octroi d’une rémunération raisonnable ou d’autres avantages économiques dans le contrat de travail, le règlement intérieur ou tout autre texte après avoir suivi une « procédure raisonnable » (« reasonable process ») conduisant à leur détermination. Les directives du METI exigent, ainsi, qu’ (1) une discussion ait lieu entre l’employeur et les salariés ou les représentants des salariés sur le ou les critères servant à la fixation de la rémunération ou des autres bénéfices économiques, que (2) les critères adoptés fassent l’objet d’une publication, et que (3) les salariés concernés soient entendus au sujet du contenu de la rémunération ou autres bénéfices économiques qui leur seront versés.

(1) La discussion employeur/salariés
La discussion entre l’employeur et les salariés ou leurs représentants peut revêtir n’importe quelle forme (ex : échange d’écrits, de mails, etc.). Toutefois, l’employeur doit s’assurer que chaque salarié a la possibilité d’exprimer son opinion, tout particulièrement en cas de discussion collective. Les directives n’exigent pas que la discussion aboutisse à un accord.

(2) La publication des critères retenus
Les critères adoptés suite à la discussion entre l’employeur et les salariés ou leurs représentants doivent être publiés pour que les salariés concernés puissent en avoir connaissance. Les directives ne posent aucune restriction sur les moyens de publication (distribution de documents via e-mails, site Internet, etc.). Par exemple, au sein d’une grande entreprise, un employeur pourra publier lesdits critères sur son intranet tandis qu’une entreprise de taille plus réduite pourra recourir à une publication sur un tableau d’affichage. Cependant, quelque soit le moyen utilisé, l’employeur doit s’assurer que chaque salarié peut accéder à l’information ainsi publiée.

(3) L’audition des salariés-inventeurs par l’employeur
Les directives n’exigent pas de forme particulière sur ce point non plus. L’audition peut intervenir soit avant soit après la fixation par l’employeur de la rémunération ou des autres bénéfices économiques dûes à un salarié-inventeur conformément aux règles adoptées en interne. Néanmoins, les directives exigent de l’employeur qu’il réponde avec « sincérité » aux opinions exprimées par le salarié-inventeur. La conclusion d’un accord avec le salarié sur la rémunération raisonnable ou les autres bénéfices économiques qu’il recevra de l’employeur n’est pas exigée formellement.

Conclusion

Comme indiqué précédemment, le nouveau régime des inventions de salarié vise à mettre fin à l’instabilité sur la titularité du droit au brevet des inventions de salariés et à encourager l’innovation. Afin de tirer profit de cette réforme, il est décisif pour les employeurs impliqués dans la R&D de revoir leur pratique actuelle et de s’assurer de la conformité de celle-ci au nouveau régime des inventions de salariés, tout particulièrement au regard des directives publiées par le METI.